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Innovationen Patente mit doppeltem Boden

INNOVATIONEN: Mit einem ganz legalen Trick können Sie Erfindungen in den USA dauerhaft vor Nachahmern schützen.
aus Harvard Business manager 1/2003

In der Chefetage der US-Firma Visorsoft knallen die Sektkorken. Das Unternehmen hat ein leistungsstarkes Computerprogramm zur Erkennung von Gesichtern entwickelt - als Vorreiter auf diesem Gebiet. Die Software kann ein gespeichertes Foto mit dem aktuell von einer Person gemachten Bild vergleichen und erkennen, ob es sich um dieselbe Person handelt. Endlich halten die Manager das Patent für ihre Erfindung in Händen und feiern dieses Ereignis gebührend.

Das neue Produkt bietet eine Reihe viel versprechender Anwendungsmöglichkeiten im Sicherheitsbereich - also überall dort, wo sich bestimmte Türen nur für zugangsberechtigte Personen öffnen sollen. Die Geschäftsidee: Visorsoft will Lizenzverträge mit Flughäfen, Banken und zahlreichen anderen Unternehmen schließen, für die eine solche Anwendung interessant sein könnte. Die Entwicklungskosten sollen so möglichst bald eingespielt sein und das Produkt dem Unternehmen satte Gewinne bescheren.

Unerwartetes Problem

Dann aber kommt plötzlich ein Nachahmerprodukt auf den Markt. Die Kopie funktioniert genauso wie die Originalsoftware von Visorsoft. Jedoch vermarktet der Konkurrent sein Produkt anders, nämlich als kriminaltechnisches Hilfsmittel, das Bilder von Verdächtigen mit einer Verbrecherkartei abgleicht. Visorsoft betrachtet diese Offensive als klare Patentverletzung. Die Anwälte der Gegenseite argumentieren dagegen: Ihr Produkt überprüfe die Identität von Personen nicht durch einen Einszu-eins-Vergleich zweier Bilder, wie im Patent von Visorsoft beschrieben. Vielmehr stelle ihre Software bei der Suche in einer Bilddatenbank sozusagen per Eins-zu-viele-Vergleich die Identität von Personen fest.

Schlagartig scheinen sich Visorsofts Hoffnungen, die Investitionen wieder hereinzuholen und Profit zu machen, zu zerschlagen. Das Unternehmen hat sich in den juristischen Fallstricken der Patentsprache verheddert. Jetzt hilft nur noch, gegen den Wettbewerber vor Gericht zu ziehen. Ein teures und langwieriges Unterfangen ohne Erfolgsgarantie.

Visorsoft ist keine real existierende Firma. Doch mit dem beschriebenen Problem haben viele Unternehmen in der Wirklichkeit zu kämpfen. Sie stellen sich selbst ein Bein, indem sie fehlerhafte oder unvollständige Patente registrieren lassen.

Juristischer Ausweg

Es gibt jedoch für Unternehmen, die Schutzrechte in den USA anmelden, einen Weg, diese Unannehmlichkeiten zu umgehen: Das amerikanische Recht bietet die Möglichkeit, rückwirkend den Wortlaut eines Patents zu ändern. US-Juristen bedienen sich eines spezifischen Kunstgriffs. Sie melden ein so genanntes "continuation patent" an, was auf Deutsch so viel wie Fortsetzungspatent heißt. Auch deutsche Unternehmen, die in den USA Patente anmelden, können diesen Trick anwenden.

Wer einen Antrag auf Patentschutz in den USA stellen will, muss seine Erfindung zunächst beschreiben. Das Patentamt prüft dann die Ausführungen ganz genau. Nur wirklich neue Produkte haben bei der Behörde eine Chance auf Schutz vor Konkurrenten. Dafür nimmt das Amt sich Zeit: Die Prüfphase dauert oft mehrere Jahre. Bis die endgültige textliche Fassung des Patents feststeht, bleiben Erfinder und Prüfer ständig in Kontakt; beide feilen an der präzisen sprachlichen Formulierung.

Das hat seinen Grund: Ist ein herkömmliches Schutzdokument erst einmal erteilt, ist es nahezu unmöglich, später etwas daran zu ändern. Ein Fortsetzungspatent dagegen ermöglicht es, die Prüfphase über die gesamten 20 Jahre des Schutzes auszuweiten. So können Erfinder auch noch über zehn Jahre nach Erteilung des ursprünglichen Patents Änderungen vornehmen.

Um die enorme Bedeutung von Fortsetzungspatenten zu verstehen, gilt es, erst einmal die Funktionsweise eines herkömmlichen Patents zu verdeutlichen. Neben einer Beschreibung der eigentlichen Erfindung muss das Dokument den aktuellen Stand der Technik abbilden, auf Veröffentlichungen über ähnliche Produkte hinweisen und Vorläufer der eigenen Erfindung darstellen. Dazu gehören aber auch - kurz und prägnant formuliert - die Ansprüche des Patentinhabers. Üblicherweise enthält eine Schutzurkunde gleich mehrere davon, weil jede Erfindung mit dem Fokus auf unterschiedlichen Details beschrieben werden kann. Es muss klar ersichtlich sein, woran genau der Inhaber während des Patentschutzes das exklusive Recht haben soll - zum Beispiel an Herstellung, Nutzung oder Verkauf eines bestimmten Produkts.

Anträge auf Fortsetzungspatente sind im Grunde identische Kopien des ursprünglichen Antrags. Üblicherweise stellt der Schutzrechtinhaber sie nur einige Wochen, bevor das Amt das eigentliche Patent erteilt. Tritt das Original dann tatsächlich in Kraft, beginnt für den ersten Ableger gerade erst die ausgedehnte Überprüfungsphase. Während dieses Zeitraums, der sich über die Jahre nach der Erteilung des ersten Patents erstreckt, kann der Erfinder den Prüfer bitten, Änderungen zuzulassen, neue Ansprüche hinzuzufügen oder beim Stand der Technik neue Erfindungen mitzuberücksichtigen. Auf diese Weise darf der Antragsteller dann auch ein Ablegerpatent verändern, sobald ihm das Produkt eines Konkurrenten in die Hände fällt. Dieses Vorgehen können Unternehmen mit ihren Erfindungen über viele Patentgenerationen hinweg wiederholen - mit Ablegern des Ablegers und so weiter. Wichtig: Sie müssen jedes neue Dokument jeweils kurz vor der Erteilung des Vorgängerpatents einreichen.

Zurück zu Visorsoft. Wie hätte ein Fortsetzungspatent die Situation verändert?

Erinnern wir uns an die Argumentation des Mitbewerbers: Er verletze aus seiner Sicht nicht die Schutzrechte von Visorsoft. Sein Produkt diene nicht dazu, Identitäten von Personen zu überprüfen, wie es das Visorsoft-Patent ausdrücklich für sich geltend mache. Vielmehr ermittle es Identitäten. Visorsoft - mit der neuen Möglichkeit im Hinterkopf - schickt seine Anwälte zum Patentprüfer, nachdem die Forschungsabteilung das Produkt des Konkurrenten gründlich unter die Lupe genommen hat. Der Beamte kommt zu folgen-dem Ergebnis: Laut Patent hat Visorsoft zwar Anspruch auf die alleinige Nutzung der Identitätsüberprüfung. Doch die Software eigne sich natürlich auch dazu, Identitäten zu ermitteln. Und der Patentprüfer genehmigt diesen breiter gefassten Anspruch. Die Formulierung im Text, die einzige Funktion der Erfindung bestehe darin, Übereinstimmungen zu überprüfen, ist damit aufgehoben. Folgerichtig erteilt das Amt ein Ablegerpatent. Die Anwälte von Visorsoft konfrontieren nun den Konkurrenten mit diesem veränderten Schutzdokument. Sie fordern erneut, das Patent nicht weiter zu verletzen. Jetzt hat Visorsoft die Argumente des Nachahmers wirkungsvoll ausgehebelt. Konsequenz: Der Konkurrent wird sich bereit erklären, über den Kauf einer Lizenz aus der Patentfamilie von Visorsoft zu verhandeln.

Vorsicht Bumerang

Damit wird klar, welche Bedeutung das "continuation patent" hat. Es ist ein wichtiges Instrument, um echte Neuerungen zu belohnen und Konkurrenten, die Schwächen eines Patents ausnützen wollen, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Doch Vorsicht: Anders sieht es aus, wenn das eigene Unternehmen der Nachahmer ist und ein Konkurrent Sie einer Patentverletzung beschuldigt. In dieser Konstellation können sich die Vorteile leicht in Nachteile kehren. Selbst wenn Ihre Anwälte versichern, Ihre Position sei stark, könnte es durchaus sein, dass der Schuss für Sie nach hinten losgeht - wenn der Wettbewerber ein Fortsetzungspatent in der Tasche hat. n

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ROGER MAXWELL

leitet die Abteilung für gewerblichen Rechtsschutz bei Jenkens & Gilchrist, einer großen Anwaltskanzlei mit Sitz in Dallas.

© 2003 Harvard Businessmanager

Roger Maxwell
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